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¿Cómo licenciar una patente o modelo de utilidad?

Fecha de actualización: 17/03/23

Muchos de los que registran una invención no tienen medios económicos para poder proceder a la fabricación y posterior comercialización de su invención una vez concedida la patente o modelo de utilidad. Hay que saber que una patente o un modelo de utilidad es una propiedad y como tal se puede vender o alquilar (licenciar). En este sentido, la figura de la licencia es muy interesante. A lo largo de este post explicaremos qué es una licencia de patente, qué obligaciones comporta una licencia, qué tipos de licencias existen y que características ofrece cada una de ellas. Antes de empezar a explicar el concepto de licencia es importante explicar qué para poder sacar provecho de una invención es vital el registro de la misma dado que en caso contrario, la invención una vez expuesta se convierte en dominio público lo que significa que nadie es propietario de la misma y consecuentemente su fabricación y comercialización es libre. Si deseas saber más sobre cómo patentar una idea clica aquí.

¿En qué consiste una licencia de patente?

Una licencia es un contrato entre el propietario de la patente o modelo de utilidad y un tercero interesado en gozar de los derechos que otorga la patente o el modelo de utilidad. Uno de los derechos que más interesa es el de poder fabricar y explotar la invención aun no habiendo sido el inventor. Normalmente, las empresas quieren lanzar productos novedosos que las diferencies de su competencia. Como las empresas no logran ser tan innovadoras como les gustaría, estan dispuestas a licenciar (alquilar) patentes de terceros para poder ofrecer de forma exclusiva los productos innovadores protegidos por dichas patentes. También es posible licenciar un modelo de utilidad. Recordad que el modelo de utilidad es un registro muy semejante al registro de una patente. Ambos registros ofrecen a su propietario un derecho exclusivo sobre la invención protegida. Las principales diferencias entre una patente y un modelo de utilidad son la duración (20 años la patente y 10 años el modelo de utilidad) y el procedimiento de concesión seguido por la Oficina Española de Patentes y Marcas (la patente para ser concedida debe superar un examen sustantivo mientras que el modelo de utilidas simplemente es publicado y en caso de no recibir oposición se concede). Si deseas saber más sobre los modelos de utililidad te recomendamos leer este post. También debes saber que no todos los países tiene la figura del modelo de utildiad. En este post se explica qué paises admiten los modelos de utilidad. En cualquier caso, un contrato de licencia genera unas obligaciones en el licenciado y en el licenciante (propietario del registro de patente o modelo de utilidad).

Obligaciones del licenciado

El licenciado, que es el interesado en poder explotar la patente o el modelo de utilidad sin ser el propietario, tiene la obligación de pagar la cuota de licencia. La cuota de licencias se conoce como royalty. Los royaltis pueden ser, por ejemplo, una cuota fija anual o bien una cuota variable dependiendo del número de productos fabricados. El licenciado también puede adquirir, mediante la firma del contrato, la obligación de explotar la invención así como la obligación de no divulgar los secretos o know-how que el propietario de la patente le ha transmitido para poder explotar la patente de manera eficiente.

Obligaciones del licenciante

El licenciante, que es el propietario de la patente, tiene la obligación de mantener en vigor la patente licenciada así como de responder delante del licenciante en caso de que la patente se declare nula o bien se descubra que no tiene facultad para licenciar la patente. El licenciante también puede adquirir, mediante la firma del contrato, la obligación de transmitir  los secretos o know-how que el propietario de la patente le ha transmitido para poder explotar la patente de manera eficiente.

¿Qué son las licencias de pleno derecho?

En caso de que el titular no logre licenciar o vender su patente o modelo de utilidad y desee poner a disposición de cualquiera la opción de adquirir una licencia para poder explotar la invención, existe la posibilidad de solicitar una licencia de pleno derecho. Cualquier persona interesada en explotar una invención con una licencia de pleno derecho puede adquirir una licencia no exclusiva. En otras palabras, puede haber más de un licenciatario de una misma patente con una licencia de pleno derecho. Las licencias de pleno derecho hay que inscribirlas en la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas). Una vez inscrita una licencia de pleno derecho en la OEPM, el titular logrará una reducción de las tasas de mantenimiento de la patente de un 50%.

¿Qué es una licencia obligatoria?

Los titulares de patentes y modelos de utilidad deben saber que tienen la obligación de usar la invención protegida por la patente o el modelo de utilidad de su propiedad dentro de los cuatro años a partir de la fecha de solicitud o bien dentro de los tres años a contar de la fecha de publicación de la concesión. Pasado el plazo establecido de no obligación de uso, cualquier persona puede solicitar una licencia obligatoria de la patente o modelo de utilidad no usado. También es posible (aunque muy poco problable) que el gobierno establezca una licencia obligatoria de una patente cuando la invención protegida por dicha patente sea de interés público. Por ejemplo una vacuna necesaria para sobrevivir a una pandemia.

Ejemplo de una licencia de patente

Es habitual ver que empresas están interesadas en licenciar una patente o un modelo de utilidad cuando dicha empresa comercializa un producto que infringe la patente o el modelo de utilidad. Cuando el propietario de una patente o modelo de utilidad identifica un infractor de sus derechos e informa al infractor de las circumstancias, el infractor muy probablemente solicitará una licencia de la patente para poder continuar ofreciendo los productos legalmente. Este es el caso de la empresa española FRACTUS que detectó que empresas multinacionales estaban infringiendo sus patentes. Tras meses de negociación y alguna actuación judicial, las empresas multinacionales solicitaron una licencia a FRACTUS con el objetivo de finalizar el conflicto y regularizar su situación.

¿Por qué se conceden licencias de patente?

Se conceden licencias con el objetivo de monetizar (generar dinero) mediante las patentes o los modelos de utilidad. Los propietarios de la patentes o modelos de utilidad pueden estar interesados en permitir que terceros puedan gozar total o parcialmente de los derechos otorgados por la patente.  

¿Qué tipos de licencia existen?

Licencias contractuales (o voluntarias)

Licencias limitadas o ilimitadas

Limitadas: Son aquellas en las que el titular de la patente impone al licenciatario determinadas limitaciones.

licencias sobre alguna o algunas de las facultades que integran el derecho de exclusiva (ej. licencias de comercialización)

licencias limitadas territorialmente.

Licencias limitadas temporalmente.

Ilimitadas: Son aquellas que comprenden todas las facultades que integran el derecho de exclusiva, se conceden para todo el territorio nacional y tienen como vida legal la duración de la patente. (es el tipo predeterminado por ley)

Licencias simples o exclusivas

Simples: son aquellas en las que el licenciante se reserva las facultades de conceder otras licencias a terceros y de explotar por sí mismo la invención. Salvo pacto en contrario se entiende que las licencias son simples. El silencio contractual debe ser interpretado también en el sentido de que la licencia es simple.

Exclusivas: son aquellas otras en las que, por el contrario, el licenciante se obliga a no otorgar otras licencias a terceros y en las que, él mismo, sólo podrá explotar la invención si en el contrato se hubiere reservado expresamente ese derecho.

Licencias personales y de empresa (no aparece en la Ley, pero de gran importancia para la transmisibilidad

Personales: Se dice que una licencia es personal cuando el licenciante la ha concedido atendiendo esencialmente a la persona del licenciatario. Predomina el dato de las características personales del licenciatario.

De empresa: Son aquellas en las que el licenciante ha tenido en cuenta sobre todo la estructura organizativa del licenciatario.

Licencias de pleno derecho:

Surgen de la libre voluntad, pero se diferencian de las anteriores en que está precedida de una invitación realizada por el titular de la patente. Según el art.81.4 de la Ley: “...se considera que es una licencia contractual.”

Estas serán no exclusivas y cabe convenir que sean limitadas o ilimitadas.

 

Recomendación. Si Vd. tiene una patente o modelo de utilidad y no dispone de medios suficientes para explotarlo, desde el portal www.Patentes-y-Marcas.com le recomendamos que comience a trabajar para encontrar un licenciatario, que no es facil. En el caso que encuentre un posible licenciatario, le recomendamos que se ponga en contacto con un profesional como Volartpons para que le asesore en la tramitación de la licencia, no solo en las condiciones sino en el tipo de licencia más conveniente para su caso.

Comentarios:
Cecilia2018-01-19 18:40:50

Hola, soy titular de una patente de chupetines con visores, los cuales pueden personalizarse y estoy pensando en otorgar alguna licencia ya que no cuento con el tiempo y el dinero para explotar mi producto. Algún consejo? Muchas Gracias. Saludos

ignacio rios2015-08-27 19:58:08

hola cordial saludo tengo una patente de un procduto novedoso,atractivo y sobre todo muy util y doy o vendo la licencia a las fabricas de plastico,metalmecanica,madera o aluminio para que la fabriquen y hay esta todo el mercado nacional o mundial..pueden mirar en la pagina de superintendencia de industria y comercio. como sillasanitario y mirar la patente o comunicate conmigo.

Ignacio Aleman2011-12-11 16:15:04

En mi caso yo tengo el virtual product ready para la fabricacion y la comercializacion,con la compania que estuvo con mi idea los fabricantes que pudieron tomar el virtual product no les mostraron interes.yo ando buscando alguien que me ayude en comercializarlo y desarrollarlo.

Admin2011-05-25 08:13:19

Hola Carlos, se pueden vender tanto las solicitudes de patentes como las patentes ya concedidas. Espero haber contestado a tu pregunta.

Carlos2011-05-25 03:34:57

se puede vender una patente solo con la prioridad internacional, donde la fabrica haga la búsqueda y si no hay nada lo patente a nombre de la fabrica?. gracias.

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