Causas de caducidad y nulidad de marca

En ciertas ocasiones es necesario o como mínimo muy interesante anular o caducar una marca registrada para que su titular deje de tener derechos sobre la misma. Por ejemplo, si eres propietario de un de un restaurante con un nombre y otra persona tiene la marca registrada pero no la está utilizando te podría interesar caducar la marca de la otra persona para ser el único propietario (si tú también tienes la marca registrada) del nombre del restaurante.

Es necesario saber las diferencias entre una acción de nulidad y una acción de caducidad para decidir qué acción te interesa realizar para que una marca deje de tener efectos. En este artículo, explicaremos qué es una acción de nulidad y qué es una acción de caducidad, cuándo y quién puede interponer cada una de las acciones y también cuánto cuesta interponer una acción de nulidad o caducidad contra una marca registrada.

Hasta hace bien poco, para anular o caducar una marca española registrada se debía interponer una acción judicial y consecuentemente los plazos y sobre todo los costes eran elevados. Ahora ya es posible anular o caducar una marca a través de un trámite administrativo delante de la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) y por lo tanto los plazos y los costes se han reducido considerablemente.

¿Qué es una acción de nulidad?

Mediante una acción de nulidad es posible que a efectos legales una marca registrada se considere que nunca ha estado registrada, es decir que su propietario nunca a gozado de los derechos relacionados con el registro de su marca.

Causas para la nulidad de una marca registrada.

Se distinguen dos tipos de causa para anular una marca registrada.

Por un lado, se puede anular una marca si la marca registrada no cumplía con los requisitos que la ley de marcas exigía en el momento de su solicitud. Por ejemplo, la marca iba en contra del orden público o bien podía inducir a error. La acción de nulidad en base a esta causa no prescribe y por lo tanto se puede interponer en cualquier momento de la vida legal de la marca a anular.

Por otro lado, el titular de una marca anterior puede anular una marca posterior registrada si la marca posterior puede provocar confusión en el consumidor. La acción de nulidad en base a esta causa prescribe a los 5 años desde que se publicó la concesión de la marca y por lo tanto solo se puede interponer durante los primeros 5 años a contar de la publicación de la concesión de la marca. Hay una excepción. Esta acción de nulidad no prescribe y por lo tanto se puede interponer en cualquier momento de la vida legal de la marca a anular si la marca posterior se presentó con mala fe.

Precio / Coste de una acción de nulidad contra una marca registrada.

El coste de una acción de nulidad se compone de tasas oficiales y de honorarios del agente de la propiedad industrial. Las tasas oficiales son de 200€ y los honorarios profesionales pueden rondar los 1000€.

¿Qué es una acción de caducidad?

Mediante una acción de caducidad es posible que una marca registrada deje de estarlo a partir de la interposición de la acción y por lo tanto que el titular de la marca deje de gozar de los derechos relacionados con el registro de su marca a partir de dicha fecha.

Causas para la caducidad de una marca registrada.

Se distinguen tres tipos de causa para caducar una marca registrada.

Es posible caducar una marca registrada si esta lleva más de 5 años sin usarse de manera efectiva. Por ejemplo, si un restaurante ha cerrado hace más de 5 años, pero su dueño aún tiene la marca registrada es posible pedir la caducidad de la marca por falta de uso. Si bien la acción de caducidad contra una marca registrada en base a la falta de uso no prescribe, sólo se puede interponer una acción de caducidad por falta de uso cuando han pasado más de 5 años a contar de la fecha de publicación de la concesión de la marca registrada. Antes de esta fecha no es posible exigir al titular de una marca que acredite su uso.

También es posible caducar una marca registrada si esta con el paso del tiempo (es decir no en el momento de su solicitud) puede inducir a error al consumidor especialmente sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica, debido al uso que se ha realizado de la marca. La acción de caducidad en base a esta causa no prescribe y por lo tanto se puede interponer en cualquier momento de la vida legal de la marca a caducar.

Por último, es posible caducar una marca registrada si la marca registrada se ha convertido en un término o signo para designar de manera usual un producto o un servicio (vulgarización de marca registrada). En otras palabras, si la marca registrada se ha convertido en un término genérico para identificar un producto o servicio. La acción de caducidad en base a esta causa no prescribe y por lo tanto se puede interponer en cualquier momento de la vida legal de la marca a caducar.

Precio / Coste de una acción de caducidad contra una marca registrada.

El coste de una acción de caducidad se compone de tasas oficiales y de honorarios del agente de la propiedad industrial. Las tasas oficiales son de 200€ y los honorarios profesionales pueden rondar los 500€.

En conclusión, para tener una buena protección del nombre o logo de tu producto o servicio no solo es imporante registrar una marca sino que también es importante vigilar que no existan marcas registradas muy parecidas a la tuya y en caso de que existan evaluar si es posible interponer una acción de nulidad o caducidad contra la misma con el objetivo de mantener el nivel de protección de tu marca en el nivel máximo.