Cancelación de una marca por falta de uso. A veces no es una estrategia correcta.

2019-01-22 19:09:41
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El uso de la marca es la principal obligación que adquiere el titular del registro, algo que no necesariamente se cumple, más aún cuando el Sistema Marcario Peruano a diferencia del anglosajón, es constitutivo y se rige por el principio de inscripción registral, el cual no exige que la marca se encuentre en uso para la concesión del registro, permitiendo así que los agentes económicos registren marcas que nunca han sido ni serán usadas o solo tendrán un uso temporal.

cancelacion de marca por falta de uso

Es por esta razón, que en muchas legislaciones del mundo está presente la figura de la cancelación por falta de uso, la cual permitirá a los agentes económicos que sí tengan la intención real de hacer uso de la marca en el mercado, obtener el registro. La cancelación por falta de uso es también un medio de defensa para contratacar a las oposiciones y una de las estrategias más usadas para evitar eventuales denegaciones de registro por la existencia de marcas idénticas o similares ya registradas.

En nuestra legislación, el artículo 165 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial de La Comisión de la Comunidad Andina, establece que: “a solicitud de persona interesada, la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca que, sin motivo justificado, no hubiese sido usada por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación” (cancelación total). También señala que “cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello, se deberá tomar en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.”. (cancelación parcial).

Es justamente por la complejidad en la interpretación de la cancelación parcial, que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) tuvo que emitir precedentes de observancia obligatoria, ya que en esta modalidad no no solo se tomará en cuenta la idoneidad de pruebas de uso que presente el titular, sino también la identidad o similitud de los productos y/o servicios distinguidos.

El primer precedente respecto a la Cancelación Parcial, fue la Resolución N° 1183 -2005/TPI-INDECOPI, la cual canceló parcialmente el registro de la marca “PETALO”, que distinguía “papel higiénico, toallas de papel, servilletas y pañuelos de papel, papel desmaquillante, papel de tocador y similares y otros artículos” de la clase 16, de la Clasificación Internacional de NIZA,  limitándolo a distinguir únicamente “papel higiénico”.

Los criterios que estableció el Tribunal en ese entonces, para el análisis de la identidad o similitud de los productos y/o servicios fueron los siguientes:

  • Si se acreditaba el uso de la marca para un producto o servicio que se encontraba específicamente detallado en la lista, se mantenía vigente el registro para ese producto o servicio específico.
  • Si se acreditaba el uso de la marca para un producto o servicio que no se encontraba específicamente detallado en la lista, pero pertenecía o era similar a los demás productos o servicios comprendidos en un género que sí se encontraba expresamente descrito en la lista, se mantenía vigente el registro para ese género.

Este precedente fue modificado por el segundo y actual precedente que es la Resolución N° 2076-2016/TPI-INDECOPI, la cual canceló parcialmente la marca “CORONA”, que distinguía “Exclusivamente herramientas de mano” de la clase 08, limitándolo a distinguir únicamente “arcos para carnicero”.

En primera instancia, como el titular había demostrado el uso de la marca para “arcos para carnicero”, producto que se encontraba dentro del género de las “herramientas de mano”, se declaró INFUNDADA la cancelación. Sin embargo, la accionante apeló manifestando que como solo se había acreditado el uso de arcos para carnicero, pero no para herramientas de mano en general, se debería cancelar parcialmente el registro limitándolo a este producto en específico.

Este argumento a todas luces sencillo pero muy contundente, llevó al Tribunal a establecer un nuevo criterio, ya que en la práctica resolutiva también se había notado que en no todos los géneros los productos o servicios incluidos son similares. Por ejemplo, entre los productos pertenecientes al género de las “herramientas de mano” de la clase 08, se pueden encontrar desde “limas de uñas” hasta “armas blancas”.

En este sentido, el Tribunal estableció lo siguiente:

  • Si se acreditaba el uso de la marca para un producto o servicio que no se encontraba específicamente detallado en la lista, pero pertenecía a un género que sí se encontraba expresamente descrito en la lista, sin embargo, no guarda similitud con todos los productos comprendidos dentro de ese género, se mantenía vigente el registro solo para ese producto o servicio cuyo uso se ha acreditado.

Esta decisión, resultó muy favorable para la accionante, porque logró registrar a su favor la marca “CORONA” para distinguir “exclusivamente cortauñas”, de la clase 08, la cual había sido denegada en primera instancia debido la existencia de riesgo de confusión con la marca registrada “CORONA” que distinguía “únicamente herramientas de mano”, de la clase 08.

En el examen de registrabilidad, en un primer momento se determinó que además que las marcas compartían como único  elemento denominativo relevante la palabra “CORONA”, lo cual generaba identidad fonética, existía también vinculación entre los productos ya que los cortaúñas se encuentran incluidos en las herramientas de mano. Sin embargo una vez que se canceló parcialmente la marca registrada limitándola a distinguir únicamente “arcos para carnicero”, esta vinculación dejo de existir y  la solicitante pudo obtener en segunda instancia el registro de la marca  “CORONA” para distinguir “exclusivamente cortauñas”, de la clase 08.

Este caso nos lleva a preguntarnos, ¿es la cancelación una estrategia infalible para obtener el registro de marcas idénticas o similares a marcas ya registradas por otros titulares?, ¿no se estaría con esto induciendo a error a los consumidores? Para responder estas interrogantes es importante señalar que nuestra autoridad marcaria tiende a hacer prevalecer los derechos del consumidor sobre cualquier otro, razón por la cual en el procedimiento de registro de marcas el examen respecto a la vinculación de productos o servicios es muy estricto, más aún si estos pertenecen a la misma clase y/o género. Además, que por el principio de especialidad, por el cual las marcas solo protegen aquellos productos o servicios para los cuales fueron registradas, es posible la coexistencia de marcas idénticas o similares siempre y cuando no tengan vinculación entre sus productos o servicios.

Por ejemplo en la Resolución N°0007548-2018/DSD-INDECOPI, emitida el 20 de mayo de 2018, se denegó la solicitud de registro de la marca “RAE” en clase 25 para distinguir exclusivamente ropa interior para el hombre, el niño y la mujer, debido a que ya se encuentra registrado a nombre de otro titular la marca “RAE” y logotipo para distinguir “Únicamente sostenes” de la clase 25.

La marca registrada, “RAE” y logotipo, que en principio distinguía: “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería”, había sido objeto de una cancelación iniciada por el solicitante paralelamente a su solicitud, como estrategia para obtener el registro. Sin embargo, el titular aportó pruebas con las que demostró el uso de su marca para “sostenes”, producto que se encuentra dentro del género de las prendas de vestir, por lo tanto la autoridad en segunda instancia aplicó el mencionado precedente y decidió cancelar el registro solo de manera parcial, limitándolo a distinguir “únicamente sostenes”.

Como vemos, a diferencia del caso “CORONA” esta cancelación parcial no fue favorable para la solicitante, ya que los productos que quedaron vigentes sí estaban vinculados con los productos de la marca solicitada por la accionante, razón por la cual se le denegó el registro.

En conclusión, aunque este precedente es discutible no se debe tomar como un incentivo para la coexistencia de marcas idénticas y similares con diferente titular, que generarían riesgo de confusión en los consumidores,  sino más bien como una forma de reflejar del modo más preciso la realidad del uso de la marca, favoreciendo así una competencia leal en el mercado.

Finalmente, como no todos tenemos la suerte del solicitante de “CORONA”, antes de iniciar una cancelación es siempre recomendable hacer estudios de mercado sobre la marca a cancelar, que aunque signifiquen gastos extras, a fututo nos ayuda a evitar que, como el solicitante de “RAE”, nuestra estrategia resulte un fracaso.

Autor: Kelly Sánchez – Especialista en Propiedad Intelectual

Estudio: OMC Abogados & Consultores.

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