La importancia de las pruebas de uso en el registro y mantenimiento de marcas en España y la Unión Europea

A diferencia de en otros países, tal como en los Estados Unidos, demostrar el uso real de una marca no es un requisito previo para obtener el registro en España o la Unión Europea. Además, una vez registrada una marca en España o en la EU, no es necesario demostrar su uso continuo para mantener o renovar el registro.

Este aspecto del sistema de marcas de España o de la Unión Europea ha demostrado ser un arma de doble filo para las entidades nacionales y extranjeras.

Por un lado, permite a los usurpadores de marcas registrar marcas en una amplia gama de productos y servicios sin ninguna intención de identificar dichos productos y servicios con la marca.

Por otro lado, permite a los propietarios legítimos de marcas registrar sus marcas para una gama mucho más amplia de productos y servicios de lo que estaría permitido otros países, tal como USA.

Algunos solicitantes de marcas aprovechan estratégicamente esta oportunidad para registrar sus marcas en numerosas clases, extendiéndose mucho más allá de su interés real en el mercado de español o de la Unión Europea.

¿Cuándo es necesario probar el uso de una marca registrada?

La demostración del uso real de una marca adquiere relevancia a partir del 5º año a contar de su registro.

Por un lado, a partir del 5º año, el titular de una marca deberá probar el uso de la misma si en un proceso de oposición basado en la marca, el solicitante de la marca opuesta lo exige. En caso de que el titular de la marca oponente no pueda probar el uso de la marca, la oposición no es admitida.

Por otro lado, a partir del 5º año, un tercero puede solicitar una acción de caducidad de la marca y por lo tanto la evidencia del uso se vuelve crucial. Después de cinco años de registro, una marca se vuelve vulnerable a tal impugnación. Si un tercero inicia una cancelación por falta de uso, el titular tiene dos meses para presentar pruebas que demuestren el uso real de la marca registrada dentro de los cinco años anteriores.

Para las empresas que comercializan activamente sus bienes o servicios en España o la Unión Europea, proporcionar evidencia de uso suele ser sencillo. Generalmente se considera suficiente el uso de la marca en embalajes, contenedores, etiquetas, manuales, anuncios, exhibidores de productos, letreros, plataformas en línea o exhibiciones.

En este tipo de procesos, la prueba es fundamental. No basta con mostrar facturas, sino que dichas facturas deben estar muy bien relacionadas con los productos identificados con la marca. Tampoco basta con catálogos sino que dichos catálogos deben ir acompañados con cifras de venta de los productos identificados con la marca.

La documentación para probar el uso de una marca registrada debe incluir documentos en un idioma oficial (español para marcas España y cualquier idioma oficial de la EU para marcas de la EU) que demuestren claramente el uso de su marca en el territorio para los productos cubiertos por su registro de marca. Las pruebas de uso pueden ser de muchos tipos pero destacan las siguientes pruebas de uso; facturas, documentos de envío, inspecciones de calidad y declaraciones aduaneras de exportación. Si bien las fotografías pueden proporcionar contexto, por lo general son insuficientes como prueba independiente de uso.

En conclusión, es fundamental mantener un conjunto de documentos completo y actualizado periódicamente para cada registro de marca con el objetivo de estar preparado ante una acción de caducidad de la marca por falta de uso o bien para probar el uso de la marca en caso de utilizar dicha marca como base para una oposición.