aa1688aa2015-03-22 22:15:02

Hola,
Os pido disculpas por adelantado por la longitud del mensaje.
Hace casi un año solicité una marca nacional (pongamos como ejemplo SOHURI para las clases 18, 25 y 35) y una empresa holandesa presentó oposición alegando riesgo de confusión con su marca SOHURU, registrada para las clases 18, 25 y 28, por lo que la OEPM me denegó la marca. Esta empresa se dedica a la venta de artículos deportivos, incluyendo ropa. En su registro especifica que se trata de ropa deportiva y, particularmente, ropa para artes marciales. En una primera búsqueda realizada por una empresa especializada en registro de marcas no aparece su marca ya que viene como *SOHURU, con un asterisco delante. Ambos nombres proceden del japonés, y tienen significados totalmente distintos.
Al recibir esta oposición, la empresa que nos hace los trámites de marca, nos aconsejó añadir alguna palabra más en la marca para diferenciarla, por lo que solicitamos una nueva marca llamada MISS SOHURI hace un mes. Además nuestro logo es totalmente diferente.
Acabo de recibir un escrito por mensajería de los abogados de marcas y patentes que representan a la empresa holandesa, indicándome que su cliente tiene 2 registros internacionales de su marca, incluyendo el mercado español y además, una vez enterados de que habíamos solicitado nuestra marca, han solicitado también su marca para el mercado de la UE.
Me indican que igual que han presentado oposición para SOHURI, también lo van a hacer para MISS SOHURI que tienen altas probabilidades de ganar como la primera vez. Muy generosamente me ofrecen que desista de usar la marca en un futuro (enviándoles una renuncia por escrito) a cambio de ahorrarme problemas y dinero ahora, ya que piensan reclamarme los costes judiciales en que incurran y también indemnización.
Mi marca se dedica al comercio textil, pero no de prendas deportivas, sino moda juvenil de chica y señora. Ellos a la ropa para artes marciales. Además, creo que sólo operan en Holanda y Reino Unido.
¿Creéis que tengo alguna posibilidad de que me concedan la marca o debería desistir? El hecho de que me envíen una carta para que desista voluntariamente antes de que se cumpla su plazo para presentar la oposición es un poco raro, no?
Muchas gracias por vuestra atención y siento mucho la parrafada que he escrito. Por favor, dadme vuestra opinión.

Asesor Protectia2015-03-22 22:15:02

Hola,
Os pido disculpas por adelantado por la longitud del mensaje.
Hace casi un año solicité una marca nacional (pongamos como ejemplo SOHURI para las clases 18, 25 y 35) y una empresa holandesa presentó oposición alegando riesgo de confusión con su marca SOHURU, registrada para las clases 18, 25 y 28, por lo que la OEPM me denegó la marca. Esta empresa se dedica a la venta de artículos deportivos, incluyendo ropa. En su registro especifica que se trata de ropa deportiva y, particularmente, ropa para artes marciales. En una primera búsqueda realizada por una empresa especializada en registro de marcas no aparece su marca ya que viene como *SOHURU, con un asterisco delante. Ambos nombres proceden del japonés, y tienen significados totalmente distintos.
Al recibir esta oposición, la empresa que nos hace los trámites de marca, nos aconsejó añadir alguna palabra más en la marca para diferenciarla, por lo que solicitamos una nueva marca llamada MISS SOHURI hace un mes. Además nuestro logo es totalmente diferente.
Acabo de recibir un escrito por mensajería de los abogados de marcas y patentes que representan a la empresa holandesa, indicándome que su cliente tiene 2 registros internacionales de su marca, incluyendo el mercado español y además, una vez enterados de que habíamos solicitado nuestra marca, han solicitado también su marca para el mercado de la UE.
Me indican que igual que han presentado oposición para SOHURI, también lo van a hacer para MISS SOHURI que tienen altas probabilidades de ganar como la primera vez. Muy generosamente me ofrecen que desista de usar la marca en un futuro (enviándoles una renuncia por escrito) a cambio de ahorrarme problemas y dinero ahora, ya que piensan reclamarme los costes judiciales en que incurran y también indemnización.
Mi marca se dedica al comercio textil, pero no de prendas deportivas, sino moda juvenil de chica y señora. Ellos a la ropa para artes marciales. Además, creo que sólo operan en Holanda y Reino Unido.
¿Creéis que tengo alguna posibilidad de que me concedan la marca o debería desistir? El hecho de que me envíen una carta para que desista voluntariamente antes de que se cumpla su plazo para presentar la oposición es un poco raro, no?
Muchas gracias por vuestra atención y siento mucho la parrafada que he escrito. Por favor, dadme vuestra opinión.

Hola aa....
Para darte una opinión profesional debería disponer de toda la información generada por este caso, pero a la vista de lo que comentas en tu correo mi primer consejo hubiera sido no solicitar esta marca una vez detectado el antecedente de estos holandeses. Pero lo cierto es que ningún sistema de búsqueda es infalible y el no detectar este antecedente es algo que puede suceder y de hecho sucede con cierta frecuencia, sobre todo considerando el símbolo antepuesto a la denominación. 
En tu actual situación yo buscaría otra denominación de fantasía y totalmente novedosa para solicitar una nueva marca con la que identificar tus productos. Supongo que eso supone un esfuerzo económico y de trabajo importante ya que no lo has hecho ya, pero a largo plazo será lo mas ventajoso para tus intereses, no solo por los conflictos generados con estos terceros que evidentemente quedarían resueltos sino por el riego de confusión que puede generarse con el tiempo en el posible mercado que podéis llegar a compartir si ellos se introducen en España (lo que parece su intención por la inversión que estan haciendo contra tu marca).
Si tienes interés en seguir usando tu ¨marca¨ yo no retiraría la nueva solicitud y esperaría a que sea la administración la que resuelva el expediente tras su oposición. Tras la resolución tomaría decisiones en función del resultado de la misma. Si te la conceden pues: Platanudo¡¡¡¡
Mientras tanto, insisto en que solicitaría una nueva marca novedosa, por si la resolución no coincide con tus intereses, para poder identificar tus productos con ella, bien desde el momento de su concesión de forma paulatina en sustitución de la que utilizas ahora, o bien tras la resolución. Además en caso de que tu marca recién solicitada se denegase y estos terceros te requirieran nuevamente podrías abrir negociaciones con ellos mediante la previsión de sustitución de tu marca ya concedida.
Espero haberte ayudado ¨algo¨. Si quieres que estudiemos con más profundidad tu caso sin compromiso alguno o tienes cualquier otra duda te dejo mis datos de contacto:
 
Mi nombre es Luis
T 91 383 35 81       
e-mail: info@protectia.eu
http://www.protectia.eu