Usar de manera descriptiva una marca ajena

2018-03-02 10:43:07
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Un cliente fabrica y vende productos informáticos. Me pregunta: ¿Puedo poner en el embalaje que es compatible con otro producto que no es mío? En este post explicamos cuándo es legal utilizar una marca ajena.

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USO DESCRIPTIVO DE MARCAS AJENAS

A veces, una empresa usa la marca ajena, con carácter descriptivo. No distingue sus productos o servicios: sólo describe su conexión con los productos o servicios de otro.

Se usa la marca ajena, en referencias del estilo «producto X apto como recambio de Y».

Dice el Art. 37 de la Ley de Marcas:

El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso… siempre que… se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial:

c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios.

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Los tribunales españoles consideran que el uso, en el embalaje, de la mención a que es compatible con otro producto, citando la marca, no tiene por qué ser infracción de marca.

Podría cumplir una finalidad informativa. Sólo se puede informar al consumidor de que los dos productos son acoplables, citando la marca ajena.

Sin embargo, los tribunales españoles consideran que el uso de la marca ajena puede no ser lícito: si es una cita recurrente, remarcada y resaltada; si excede la finalidad informativa.

Revela un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

En cambio, es lícito el uso de una marca ajena, si los productos se ofrecen, sin pretender ofrecerlos como originales. Si se deja claro que son repuestos que es preciso identificar para permitir una rápida localización.

Uso de la marca ajena en vehículos de juguete

La STJCE 25 Enero 2007. Asunto C-48/05 (Adam Opel AG y AuTec AG – Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV) decidió el uso de una marca de OPEL en un juguete.

AU TEC vendía una reproducción del Opel Astra V8 Coupé. Incluía la marca OPEL, en el mismo lugar que en el vehículo. Pero la cara interior de las instrucciones de uso indicaba “Cartronic ®» y la posterior «AUTEC ® AG» y «Autec Daimlerstrasse 61 D-90441».

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Según el TJCE, si el público no percibe el signo Opel, que figura en los modelos, como indicación de que son de ADAM OPEL, no se vulnera la función esencial del logo Opel.

En cambio, nuestro Tribunal Supremo consideró que usar la marca Harley-Davidson, en una reproducción a escala del original podía provocar confusión e infringía la marca.

Uso de marca ajena en maquinillas de afeitar

Los tribunales también han decidido casos, en que los fabricantes de cabezales de maquinilla de afeitar ponen en su envase marcas ajenas para describir su producto.

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Los tribunales españoles entienden que nada impide usar la marca ajena, para informara los consumidores de que las cuchillas que se fabrican son adaptables a mangos de otras marcas. Lo mismo opinó la STJCE 17 Marzo 2005 (Asunto C 228/03), Gillette Company, Gillette Group Finland Oy / LA-Laboratoires Ltd Oy.

Santiago Nadal

snadal@snabogados.com

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