¿Se puede usar una marca sin el consentimiento de su titular, para piezas de recambio o accesorios para vehículos?

Si se preguntara sobre si se puede usar una marca de un tercero sin su consentimiento, la respuesta sería fácil, evidentemente NO.

Si especificamos que nos referimos a piezas de recambio o accesorios para vehículos, la legislación nos permite dudar al respecto.

En efecto, el artículo 6 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas; así como el artículo 12 del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, titulados «Limitación de los efectos de la marca», disponen lo siguiente:

«1.      El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico:

c)      de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios; siempre que dicho uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

A la vista de dicha legislación, la cuestión ya no parece tan clara.

Pues bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, en su Auto de 6 de Octubre de 2015, nos ha aclarado la duda.

Resuelve una cuestión prejudicial en el marco de un litigio entre Ford Motor Company y Wheeltrims srl, en relación con la comercialización por parte de esta última de tapacubos para vehículos en los que figuraba un signo idéntico a la marca registrada por Ford, entre otros, para tales productos.

Ford entiende que la colocación de su marca en los tapacubos comercializados por Wheeltrims no es necesaria para indicar el destino de tales piezas de recambio, ni para asegurar otras funciones descriptivas.

Por su parte, Wheeltrims entiende que esa utilización de la marca Ford sirve para reproducir, en la pieza de recambio, una propiedad estético-descriptiva de la pieza original en cuestión, es decir, el tapacubos, propiedad que ha de considerarse indispensable para restablecer la apariencia inicial del producto complejo que constituye el vehículo automóvil en su conjunto.

Atendiendo a lo anterior, la pregunta principal es si un fabricante de piezas sueltas y de accesorios para vehículos automóviles, como unos tapacubos, está autorizado por las leyes transcritas a poner en dichos productos un signo idéntico a una marca registrada, entre otros, para tales productos por un fabricante de vehículos automóviles, sin el consentimiento de este último, por considerar que este uso de dicha marca constituye el único medio de reparar el vehículo, restableciendo, como producto complejo, su apariencia inicial.

La respuesta final del Tribunal de Justicia fue que no existe tal autorización, pues no es necesario utilizar la marca para indicar el destino de tales piezas de recambio, ni para asegurar la apariencia inicial del vehículo.

En SNAbogados somos especialistas en este tipo de asuntos, y estaremos encantados de profundizar en la cuestión si lo desean.

Jordi Farré

SNAbogados