Para estar seguro de que no se infringe una patente de un tercero realiza un FTO – Freedom to Operate

2019-07-15 19:06:27
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Cuando lanzas un nuevo producto al mercado, ya te enfrentas a suficientes desafíos y lo último que quieres hacer es infringir algunas patentes por el lanzamiento de su producto.

Si, por desgracia, tu producto infringe algunas patentes de terceros, entonces corres un gran riesgo de recibir un requerimiento previo a una muy probable demanda judicial. El propietario de la patente infringida tiene todo el derecho a exigir el cese de la infracción y el pago de un importe por los daños ocasionados.

La importancia de un estudio Freedom to Operate FTO

Para evitar todo esto, es necesario realizar un estudio denominado "Libertad para operar" o en inglés “Freedom to Operate (FTO)”. El estudio “Libertad para operar" o en inglés “Freedom to Operate (FTO)” tiene el objetivo de determinar si el producto estudiado infringe alguna patente de un tercero o no. Si el resultado del FTO revela que el producto infringe, entonces es muy recomendable tomar medidas tal como la modificación del producto con el fin de no infringir la patente o bien iniciar un diálogo con el titular de la patente para la obtener una licencia para explotar su producto legalmente a cambio del pago de un royalty.

Además hoy en día este tipo de estudios son obligatorios para cumplir con el Corporate Compliance. Cabe recordar que el Corporate Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas que deben adoptar las empresas para identificar y clasificar los riesgos que asumen.

 

Qué es exactamente un estudio Freedom to Operate o FTO?

FTO en palabras simples es la libertad de comercializar un producto/proceso sin infringir otros derechos de patente. La comercialización de productos infractores puede dar lugar a costosas demandas legales. Por lo tanto, un estudio de FTO es una tarea esencial que debe llevarse a cabo antes de comercializar un producto.

En el estudio FTO, se analiza las características técnicas del producto y se lleva a cabo una investigación para comprobar si dichas características ya sea de manera individual o en combinación infringen alguna patente en vigor.

Se crea un informe con las patentes potencialmente infringidas detallando qué característica técnica del producto esta afectada por cada patente potencialmente infringida. En base al resultado del informe, se elabora una estrategia para minimizar el riesgo de infracción de patentes de tercero.

Lo ideal es que el estudio de Freedom to Operate o FTE se lleve a cabo en la etapa inicial cuando el producto todavía está en la fase de planificación o desarrollo para que pueda hacerse idea de la libertad de operar antes de incurrir en grandes costos de producción.

 

El estudio Freedom to Operate como complemento al estudio de mercado

Antes de lanzar cualquier producto, las empresas llevan a cabo estudios de mercado para asegurarse de que tienen un producto exitoso. El estudio FTO es un complemento cada vez más utilizado al estudio de mercado.

Las empresas pueden tener diferentes razones para llevar a cabo estudios de mercado, que pueden incluir:

a) Analizar si hay una necesidad de su producto

b) Identificar un mercado para el producto

c) Estudiar competencia

d) Realizar un plan de marketing

e) Elaborar una estrategia de precios

Mientras que la investigación de mercado es un paso esencial, una tarea igualmente importante es averiguar si el producto tiene libertad para operar (FTO).

 

La importancia de un estudio Freedom to Operate (FTO) en la internacionalización de una empresa

Las empresas cada vez están más internacionalizadas y por lo tanto sus productos se venden en múltiples países. En este escenario puede ocurrir, y cada vez es más habitual, que hayan países donde un producto no se pueda comercializar por la existencia de una patente de un tercero. Si este es el caso, comercializar un producto en un país protegido puede provocar una demanda judicial por infracción de un derecho de patente de un tercero.

Cabe señalar que los derechos de patente son territoriales. Por ejemplo, si alguien tiene una patente sobre un tipo específico de "lápiz" en los Estados Unidos y no en el Reino Unido, entonces se puede comercializar ese "pen" en el Reino Unido sin infringir la patente estadounidense. Por lo tanto, un estudio de FTO para un producto/proceso es específico de un territorio y considera patentes en ese territorio. Por lo tanto, si desea saber si tiene la libertad de operar en los Estados Unidos, se tendrán en cuenta las patentes pertinentes en los Estados Unidos.

Para saber si su producto está infringiendo los derechos de patente de otros en un país específico, debe realizarse una búsqueda para descubrir todas las patentes pertinentes en ese país. En esta búsqueda se tendrán en cuenta las patentes concedidas y las solicitudes de patente (aún no concedidas).

Ahora puede preguntarse por qué considerar las solicitudes de patente que aún no se han concedido y cómo puede infringir esas solicitudes de patente. Para responder a su pregunta, en el futuro puede concederse una solicitud de patente publicada, y una vez que se conceda una patente, tendrá n.o de derecho a demandar a alguien que haya infringido sus derechos de patente.

 

¿Por qué llevar a cabo un estdio freedom to opérate (FTO)? Qué ventajas aporta un FTO? 

El estudio sobre La libertad de explotación de un producto (FTO) debe llevarse a cabo preferentemente en una etapa temprana del desarrollo de productos, de modo que no se incurre en enormes costos de desarrollo en el desarrollo de productos potencialmente infractores.

El estudio Freedom to Operate o FTo aporta muchas ventajas; algunas de ellos se enumeran a continuación:

Minimizará el riesgo de ser demandado por otros, por haber infringido sus derechos de patente.

Esta búsqueda también detectará las patentes, que han expirado (en la mayoría de los países sus 20 años). Puede haber muchas tecnologías útiles que se pueden utilizar a partir de estas patentes caducadas.

Encontrará una lista de las patentes que son relevantes para su producto / tecnología y le ayuda a elaborar estrategias, tales como:

·         Compra de patentes que sean relevantes para su producto, para que obtenga libertad para operar derechos en ese territorio

·         Obtener una licencia del titular de la patente durante un período de tiempo específico mediante la elaboración de una opción de pago. Esto le dará el derecho a operar sin infringir los derechos de patente de otros.

·         Si tiene una patente propia, también puede probar el enfoque de la concesión de licencias cruzadas de patentes para obtener beneficios mutuos.

·         Rediseñando su producto de tal manera que no infrinja los derechos de patente de otros.

·         Trate de invalidar las patentes en cuestión para que obtenga la libertad de operar en el territorio en cuestión.

 

En conclusión, el análisis de FTO es un paso que cada empresa de tecnología debe tomar antes de comercializar su producto para evitar costosas demandas legales y obtener conocimiento sobre las estrategias que se pueden adoptar para obtener FTO en su territorio deseado.

 

Cuanto cuesta un estudio Freedom to Operate o FTO.

El precio de un estudio Freedom to Operate o FTO depende de las jurisdicciones estudiadas. No es lo mismo estudiar si se infringe alguna patente en un país concreto que en varios países.

Generalmente no se estudian todos los países sino que con un FTO limitado a los principales paíes (Europa, USA, China, Japón, Corea del Sud) es suficiente. Este tipo de estudios están entorno a los 3000-5000€.

 

Quien elabora los estudios Freedom to Operate o FTO.

No todo el mundo puede elaborar un estudio FTO. Solo los agentes de patentes europeos son capaces de elaborar este tipo de estudios con garantía. Para elaborar un buen FTO se necesitan herramientas informáticas muy caras que tienen contratadas la agencias de propiedad industrial, como Volartpons. Sin este tipo de herramientas informáticas es imposible rastrear los millones de patentes que existen a nivel mundial.

Una vez obtenido el listado de patentes potencialmente peligrosas, hay que estudiar las reivindicaciones de cada una de ellas para determinar la infracción de la misma o no por el producto estudiado.

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