Nueva ley de marcas. Novedades

2018-11-21 09:32:27
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El 14 de enero de 2019 entra en vigor la modificación de la Ley de Marcas 17/2001  para adaptarla a la Directiva europea 2015/2436. El objetivo de esta modificación es facilitar el registro y la defensa de las marcas que son sin duda un activo cada vez más importantes para las empresas. Igualmente la modificación de la ley de marcas homogeneizar las legislaciones de marcas de los Estados Miembros de la Unión Europea con el fin de facilitar la comprensión de la ley aplicable a los titulares de las marcas registradas en diferentes países. Se evitan así distorsiones en el funcionamiento del Mercado Único, que afectan a las empresas.En este artículo explicaremos las modificaciones más significativas.

nueva ley de marcas

Requisitos para que una marca se pueda registrar

Ya no es necesario que la marca se pueda representar gráficamente como en la antigua ley. De este modo se facilitará el registro de marcas no convencionales tales como las sonoras, olfativas, .... La marca, para poder ser registrada, deberá ser susceptible de representarse por cualquier medio (sonoro, vídeo, holograma, etc.), siempre que el objeto de la protección que se otorgue al titular se pueda determinar con claridad.

Concretamente se modifica el artículo Artículo 4. Concepto de Marca.

Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y

b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.

 

Obligación de probar el uso de la marca oponente

Cuando una solicitud de marca recibe una oposición, el solicitante tendrá la facultad de pedir al titular de la marca oponente la prueba de uso anterior. En caso de que la marca oponente no pueda probar el uso la oposición será desestimada. La necesidad de probar el uso de una marca contribuirá a reducir la fuerza de los titulares de marcas sin uso.

Concretamente se modifica el artículo Artículo 21. Suspensión de la solicitud y examen de la oposición.

3. A instancia del solicitante, el titular de la marca anterior que hubiera formulado oposición aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, conforme a lo previsto en el artículo 39, o de que han existido causas justificativas para su falta de uso, siempre que en dicha fecha de presentación o prioridad de la marca posterior la marca anterior lleve registrada al menos cinco años, conforme a lo previsto en el artículo 39.A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

4. En el supuesto contemplado en el apartado anterior, y si se cumplen los requisitos previstos en el mismo, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de la petición al oponente para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente la correspondiente prueba de uso. La Oficina así mismo, dará traslado al solicitante de la prueba presentada para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, presente sus alegaciones.

5. Si la marca anterior se ha utilizado solamente para una parte de los productos o de los servicios para los que haya estado registrada, a efectos del examen de la oposición formulada, se considerará registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios. 6. Los apartados 3, 4 y 5 del presente artículo serán también de aplicación cuando la marca anterior sea una marca de la Unión. En tal caso, el uso efectivo de una marca de la Unión se determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento (CE) nº 207/2009.»

 

Acción de nulidad de una marca

 

La nueva ley faculta a la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) para resolver acciones de nulidad o caducidad de marcas registradas. Actualmente estas acciones quedaban reservadas a los tribunales.

Concretamente se modifica el artículo Artículo 51. Causas de nulidad absoluta.

1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvencional en una acción por violación de marca:

a) Cuando contravenga lo dispuesto en el artículo 5 de la presente Ley.

b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

2. La acción para pedir la nulidad absoluta de una marca registrada es imprescriptible.

 

Acción de caducidad de una marca

 

También se modifica el artículo Artículo 54. Caducidad.

1. Se declarará la caducidad de la marca mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

a) Cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de esta Ley.

b) Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada. Página 23

c) Cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, o que se hubiera hecho con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté registrada, la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de estos productos o servicios.

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