Las marcas de fantasía son las más fáciles de registrar.

En doctrina existen diversas clasificaciones de marcas que se basan en distintos criterios, algunas clasificaciones pueden darse según el bien que las marcas distinguen en el mercado, según su estructura, según su contenido conceptual, según el grado de conocimiento con el que cuentan en el mercado, entre otras. Pasaremos a exponer solo la que se refiere al contenido conceptual para el propósito de este trabajo.

Según el contenido conceptual o aproximación al producto, las marcas se clasifican en marcas sugestivas, arbitrarias y de fantasía. Este grupo de marcas, además de su contenido conceptual, que varía según el tipo de marcas, también suelen diferenciarse por el grado de distintividad que cada una posee, por esto es que algunos autores las clasifican según su nivel de distintividad.

Marcas evocativas o sugestivas

Así tenemos a las marcas sugestivas, también llamadas evocativas, son signos que sugieren o evocan de manera indirecta alguna idea acerca de las características o propiedades de los productos o servicios que pretenden distinguir, sin llegar a describirlos. Aquí puede mencionarse por ejemplo a la marca “Nescafé” para distinguir el producto café, la marca “Lavadocil” para distinguir lavavajillas o la marca “Cerelac” para distinguir cereales.

Tanto en doctrina como en jurisprudencia se señala que la marca evocativa es aquella que trae a la memoria del consumidor una idea de las características del producto o servicio que se pretende distinguir con ella, lo que hace que este tipo de marcas sean consideradas como marcas débiles. Claro está que estas marcas no hacen alusión directa a las características o cualidades del producto o servicio, pues si ello se diera se estaría ante marcas más bien descriptivas, lo que  generaría sin duda su irregistrabilidad por incurrir en causal de prohibición absoluta.

Marcas arbitrarias

Por otro lado, las marcas arbitrarias son signos que poseen una gran distintividad, pero a su vez en menor medida que las marcas de fantasía. Se trata de signos que tienen un significado conocido por el consumidor, pero que no tienen relación con el producto o servicio que distinguen. En este caso, podría mencionarse como ejemplo a la marca “Cielo” para distinguir aguas de mesa. Si bien la palabra cielo tiene un significado conocido por las personas, esta palabra no guarda relación con el agua, producto distinguido con la referida marca o como el caso de la famosa marca “Apple” -cuyo significado en inglés es manzana- que distingue computadoras.

Marcas de fantasía.

Finalmente, las marcas de fantasía son signos creados o inventados gracias al ingenio de su autor con el fin de constituir exclusivamente una marca. Se trata de signos sumamente originales, que no tienen significado alguno y no guardan relación alguna con el producto o servicio que se pretende distinguir con ellos, tal es el caso de la famosa marca “Kodak” que distingue equipos fotográficos o “Barrington” que distingue tejidos y productos textiles. Por esta razón es que tanto en doctrina como en jurisprudencia se alude a que estos signos poseen un nivel elevado de distintividad.

Así, respecto a esta clase de marcas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente:

“Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”.

Gamboa Vilela sostiene lo siguiente: “Finalmente, los signos de fantasía son aquellos signos ´creados´ o ´inventados´ para funcionar como marca. Son denominaciones, figuras o cualquier elemento que carezca de significado para el consumidor medio. En la medida que se trata de signos que antes de su adopción por el solicitante no existían, no guardan ningún tipo de vinculación con el producto o servicio para el cual se solicita, y ello lo convierte en un signo con elevada aptitud distintiva”.

Se dice que para el caso de las marcas de fantasía existe un mayor esfuerzo de su creador, un verdadero proceso imaginativo y creativo que lo impulsa a crear un signo que constituya marca, por lo que gozan de un mayor poder distintivo. A pesar del esfuerzo del creador, también resultará difícil imponerla en el mercado con el fin de que los consumidores la recuerden y la asocien al producto o servicio que distingue, pero el esfuerzo dará recompesas ya que una vez la marca se posicione en el mercado será difícil que el público en general no la reconozca o recuerde por el hecho de ser original o novedosa.

Así, Otamendi señala que “La elección de una marca no siempre es una tarea fácil y hay empresas que antes de hacerlo analizan las reacciones en el público de varias alternativas. La elección de una marca de fantasía requiere esfuerzos para imponerla en el mercado y lograr que el público se habitúe a ella, y la recuerde. Cuanto mayor sea la fantasía de la marca más difícil será imponerla. Una palabra que se usa en el lenguaje de todos los días será más fácilmente recordada por el público.

Sin embargo, aquello que requiere el mayor esfuerzo dará un mejor premio. La marca de fantasía, por su unicidad, gozará por lo general de un mayor poder distintivo. Es más probable que una misma palabra con significado sea elegida por distintas personas para distinguir diferentes productos que una palabra de fantasía. Muchas marcas están formadas, o contienen, las palabras "Sol", "Estrella", "Rayo", pero no serán sin duda muchos los que utilicen en el mundo marcas como "Lee", "Lux", "Pepsi", "Ford" o "Nestlé". Cuando oímos estas marcas sabemos no sólo de qué producto se trata sino también quién es su fabricante. En cambio, cuando oímos las citadas antes no estamos seguros del producto en cuestión porque hay varios productos diferentes de distintos orígenes que llevan esas marcas”.

Por llevar ese esfuerzo adherido que tanto trabajo le ha costado a su creador y la elevada aptitud distintiva, es que estas marcas merecen mayor protección que otro tipo de marcas. De allí, que cuando se realiza el examen comparativo entre signos para determinar si los mismos son semejantes e inducen a confusión al consumidor, es que se toma como criterio el carácter arbitrario o de fantasía del signo.

El artículo 45 del Decreto Legislativo Nº 1075, señala que “a efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios:

a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;

b) El grado de percepción del consumidor medio;

c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;

d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,

e) Si el signo es parte de una familia de marcas.” (El subrayado es nuestro)

Ahora bien, cuando se compara signos de fantasía o cuando uno de los signos ya sea el solicitado o el registrado es de fantasía, no cabe compararlos a nivel conceptual, porque el signo de fantasía no tiene un significado por lo que será difícil determinar si existen semejanzas conceptuales entre los signos, para ello será necesario utilizar los otros criterios como la semejanza fonética o gráfica para determinar si se parecen y confunden.

Al respecto, Fernández Novoa señala lo siguiente “las marcas denominativas caprichosas o de fantasía carecen de significado propio, de ahí que al no evocar un concepto determinado en el lenguaje, resulta imposible la comparación conceptual.”

Por ejemplo, tenemos el caso de la marca ASTROM y logotipo  , solicitada por Calderon Velasque, Anderson, de Perú, para distinguir “prendas de vestir, pantalones” de la clase 25 de la Clasificación Internacional. A esta solicitud se opuso MARATHON CASA DE DEPORTES S.A., de Ecuador por ser titular en Perú de las marcas ASTRO y logotipo (certificado N° 91379) y ASTRO (certificado N° 90231), que distinguen productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Al absolver el traslado de la oposición, la solicitante alega que, desde el aspecto conceptual, la denominación ASTRO alude a un cuerpo celeste con forma definida, mientras que el término ASTROM, es el apellido de una cantante finlandesa de góspel, resumiendo que en definitiva los signos tenían diversos conceptos.

Por su parte, la Comisión de Signos Distintivos mediante Resolución Nº 0007­2014/CSD­INDECOPI, declaró fundada la oposición y en consecuencia denegó el registro del signo solicitado a pesar de identificar que las marcas no podían ser comparadas desde el aspecto conceptual, sí se indicó que las mismas desde el punto de vista fonético y gráfico eran similares por lo que no podían coexistir en el mercado sin causar riesgo de confusión.

“Desde el punto de vista conceptual, la denominación ASTRO, refiere al concepto de un cuerpo celeste que puebla el firmamento, mientras que el término ASTROM, será percibido por el público consumidor como un elemento de fantasía, por lo cual no resulta posible determinar la existencia de semejanza conceptual entre los signos en conflicto. Sin embargo, ello no desvirtúa la semejanza de los referidos signos en el aspecto visual y sonoro antes señalada.”

Ahora bien, existen casos de signos conformados por palabras en idioma extranjero, éstos son considerados como signos de fantasía, si su significado no es de conocimiento común por el público consumidor, por lo que corresponde su registro. Pero si el significado de la palabra o palabras en idioma extranjero son de recuerdo o uso generalizado no pueden ser registrados como marcas, más aún si guarda relación con el producto o servicio que pretende distinguir.

Así lo estable el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial en el proceso 113- IP-2008 "los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no son parte del conocimiento común son considerados como signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.

No serán registrables dichos signos si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho de conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, y si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos que se pretende identificar."

Según reiterada jurisprudencia, existen tres supuestos en los cuales un término en idioma extranjero es considerado como descriptivo: si es una denominación en idioma extranjero que ha entrado a formar parte del idioma castellano, si es entendida por el público, o es necesario su uso en el comercio de importación o exportación.

Sin embargo, los signos en idioma extranjero que a pesar de que contengan términos de uso común pero que incluyan otros elementos que le otorguen distintividad, podrán acceder al registro sin problemas.

Autor: Marietta Flores – Especialista en Propiedad Intelectual

Estudio: OMC Abogados & Consultores