La obligación de uso de la marca registrada

Muchos titulares de marcas registradas desconocen la obligación de uso de sus marcas bajo amenaza de ser caducadas a instancia de un tercero. En concreto, la ley de marcas en su art. 39 establece que si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley (acción de caducidad), a menos que existan causas justificativas de la falta de uso.

El uso real y efectivo es un término jurídico indeterminado que debe ser interpretado por los tribunales. La ley en relación al uso real y efectivo establece dos aclaraciones. Se considerara uso el empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada así como también la utilización de la marca en España, aplicándola a los productos o servicios o a su presentación, con fines exclusivamente de exportación.

Dicho uso debe haber sido realizado por el titular de la marca o bien por un tercero cuando este haya sido consentido por el titular.

Existen ciertas excepciones a la obligación de uso. Se considerarán causas justificativas de la falta de uso de la marca las circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada.

En la acción de caducidad por falta de uso de la marca corresponderá al titular de la misma demostrar que ha sido usada o que existen causas justificativas de la falta de uso. No podrá declararse la caducidad de la marca si, en el intervalo entre la expiración del período de cinco años  y la presentación de la demanda de caducidad, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la demanda de caducidad, plazo que empezará a correr en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieran producido después de haber conocido el titular que la demanda de caducidad podría ser presentada.

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